2.8.  Франчайзингові та ліцензійні зовнішньоекономічні угоди




До моменту прийняття у липні 1967 р. у Стокгольмі Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, учас­ницею якої з 26 квітня 1970 р. є також Україна, об’єкти авторського та патентного права в приватному праві розглядалися окремо один від одного. З її прийняттям відбулося їх об'єднання під спільною назвою «інтелектуальна власність». Так, за ст. 2 (УІІІ) Конвенції «інтелектуаль­на власність» включає права, що належать до: літературних, художніх та наукових творів; виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійним передачам; винаходам у всіх сферах людської діяльно­сті, науковим відкриттям; промисловим зразкам; товарним знакам; знакам обслуговування; фірмовим найменуванням та комерційним по­значенням; захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усі інші права, які належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науко­вій, літературній та художній сферах.
Сьогодні інтелектуальна власність є товаром, який користується великим попитом. Як і будь-який інший товар, інтелектуальна влас­ність має свою мінову вартість. Специфіка даного об'єкта об'єктивно унеможливлює розробку єдиної універсальної методики його оцінки, яка б дала змогу враховувати всю сукупність особливостей його прак­тичного використання. Для оцінки вартості різних ОІВ існує щонай­менше три основних альтернативних підходи: ринковий, дохідний і витратний. Ринковий підхід заснований на володінні ринковою ін­формацією про договори щодо аналогічного або схожого об'єкта. Дохідний метод заснований на оцінці здатності конкретного об'єкта приносити дохід, та вимагає прогнозування ринкових перспектив товару, що буде виготовлятись із залученням оцінюваного об'єкта. Витратний підхід заснований на розрахунку витрат, пов'язаних зі створенням даного об'єкта, проведенням випробувань, тестуванням, процедурою одержання патенту, а також витрат, пов'язаних з його доведенням до стадії його придатності для виробничого використан­ня тощо, та комерційний прибуток.
Комерційне використання суб'єктами господарювання об'єктів права інтелектуальної власності здійснюється на основі ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а також договорів про створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності тощо.
Використання об'єктів права інтелектуальної власності в комерцій­ному обороті без відповідного дозволу дістало назву «промислове пі­ратство». У некомерційному використанні об'єкта права інтелектуаль­ної власності без дозволу власника законодавець не вбачає склад право­порушення. Так, за законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» не визна­ється порушенням прав, що випливають з патенту, використання за­патентованого винаходу (корисної моделі), промислового зразка без комерційної мети.
До предмета договорів на використання об’єктів права інтелектуаль­ної власності можуть включатися тільки майнові права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору були чинними. На законо­давчому рівні чітко визначено, з якого моменту є чинними права інтелек­туальної власності на той чи інший об’єкт: які об’єкти потрібно патен­тувати, на які потрібно отримати свідоцтво, а які є охоронюваними без спеціальної реєстрації (приміром, фірмове найменування, ноу-хау).
Положення, спрямовані на регулювання відносин, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням означених договорів, містяться як у ЦК та ГК України, так і в спеціальних законах, спрямованих на охорону певних об’єктів інтелектуальної власності, в числі яких закони України: «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»1 від 15 грудня 1993 р., «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»2 від 15 грудня 1993 р. (у ред. Закону від 1 квітня 2000 р.), «Про охорону прав на промислові зразки»3 від 15 грудня 1993 р., «Про охорону прав на зазначення походження товарів»4 від 16 червня 1999 р. та ін. Крім того, Україна є учасницею чисельних міжнародних актів щодо охорони промислової власності, серед яких Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р. (є чинним для України на під­ставі Закону України5 від 1 червня 2000 р.), Ніццька угода про міжна­родну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків 1957 р. (є чинною для України на підставі Закону України6 від 1 червня 2000 р.), Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р. (є чинним для Укра­їни на підставі Закону України7 від 13 жовтня 1995 р.) та ін.
За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелекту­альної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін. До об’єктів права інтелектуальної власності, право на викорис­тання яких може бути надано за ліцензійним договором, відповідно до чинного законодавства України належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, селекційні досягнення, топології інтегральних схем (тобто об єкти патентного права).
У міжнародній практиці набули поширення як патентні, так і без­патентні ліцензійні договори. Патентні ліцензійні договори мають своїм об'єктом запатентований об'єкт інтелектуальної власності, а без­патентні — ноу-хау (за вітчизняним законодавством ноу-хау може бути тільки однією зі складових об'єкта ліцензійного договору, поряд із за­патентованими об'єктами промислової власності; або самостійним об'єктом договору на передання ноу-хау або договорів про створення такого об'єкта за замовленням).
У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії (ліцензія може бути виключною, одиничною, невиключною) та сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що нада­ються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, те­риторія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.
Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
Від договору виключної ліцензії слід відмежовувати договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав. При укладенні лі­цензійного договору (виключної ліцензії) ліцензіат отримує тільки монопольне право використання об'єкта інтелектуальної власності на певних ринках, що однак не перетворює його на власника цього об'єкта. За договором на відчуження виключних майнових прав одна сторона передає частково або у повному складі означені права іншій стороні, яка набуває права власності на них, отже, стає їх законним правоволо- дільцем. Таким чином, перший зазначений договір є договором на платне використання об'єкта права інтелектуальної власності, другий — на його купівлю-продаж.
Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання самим ліцензіа- ром цього об'єкта у зазначеній сфері.
Нєвиключна ліцензія не виключає можливості використання лі- цензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмеже­на цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використан­ня цього об'єкта у зазначеній сфері.
За вітчизняним законодавством вважається, що за ліцензійним до­говором надається нєвиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Однак, оскільки до змісту зовнішньоекономіч­ного договору за участю вітчизняного суб'єкта господарювання може застосовуватися й право інших країн, з метою уникнення непорозумінь стосовно характеру ліцензії, сторонам ліцензійного договору доцільно в самому договорі чітко встановлювати вид ліцензії.
Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у догово­рі об'єкт права інтелектуальної власності (за українським законодав­ством — не більше ніж на п'ять років).
У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укла­дений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелекту­альної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Вітчизняне законодавство передбачає можливість односто­ронньої відмови від ліцензійного договору: ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення другою стороною інших умов договору.
Окремою договірною формою, за допомогою якої відбувається передача у користування майнових прав інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комер­ційних найменувань, ноу-хау тощо), є договір комерційної концесії {франчайзинг). Основною метою цього договору є створення нових підприємницьких комплексів, використання всієї системи ведення біз­несу, «входження» дрібних підприємців у вже готовий бізнес. На від­міну від ліцензійного договору, де ліцензіат виступає на ринку як осо­ба, відмінна від ліцензіара, користувач (франчайзі) функціонує у межах господарського обороту під фірмовим найменуванням та/або товарним знаком франчайзера (правоволодільця) та асоціюється з ним в уявленнях споживачів (відбувається об'єктивація на діяльність користувача гуд- вілла (від англ. Ооосі ЛУІІІ — репутація високого рівня) франшизіара (правоволодільця).
Незважаючи на те що комерційна концесія (франчайзинг) викорис­товується винятково у сфері комерційного обороту, означена договірна форма отримала свою регламентацію як у ГК України, так і ЦК Украї­ни, де дістала назву — комерційна концесія (у світовому комерційному обороті, як і у праві майже всіх країн така договірна форма відома під назвою «франчайзинг»).
Батьківщиною франчайзингу є США (перші франчайзингові мере­жі пов'язані з діяльністю компаній «Зінгер», «Соса-Соїа» «МакДональдс», «8ргіІе» та ін. В Україні також існує низка підприємств, які функціону­ють на умовах франчайзингу («Михайло Воронін», «Піцца Челентано», «Караван», «Картопляна хата» тощо).
Сторонами у договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності За до­говором комерційноїконцесії(франчайзингу) одна сторона (правоволо- ділець/франчайзер) зобов'язується надати другій стороні (користуваче- ві/франчайзі) за плату право користування в його підприємницькій ді­яльності комплексом належних їй прав, а користувач зобов 'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.
Комплекс майнових прав на використання об'єктів права інтелек­туальної власності, що передаються за договором комерційної концесії (франчайзингу), отримав назву — франшиза.
У міжнародній практиці виокремлюються такі види франшизи:
-    за функціональною ознакою: франшиза на переробку (виробни­цтво); франшиза на послуги (сервіс), франшиза на оптову торгівлю (розподіл);
-     за територіальною ознакою: без окреслення території та тери­торіальну (в такому разі чітко визначаються території, де може діяти франчайзі);
-    за характером прав та обов'язків, які передаються користувачеві: звичайна та генеральна франшиза.
Звичайна франшиза є невиключною (франчайзі отримує невиключні права інтелектуальної власності — право на використання об'єкта права інтелектуальної власності франчайзера та інші невиключні майнові пра­ва, передбачені договором. Генеральна франшиза є виключною (фран- чайзі отримує виключні права інтелектуальної власності, до числа яких
також належить виключне право дозволяти використання об’єктів права інтелектуальної власності франчайзера третім особам). Інакше кажучи, за генеральною франшизою франшизіар надає франчайзі виключне пра­во самостійно відкривати франчайзингові підприємства і дозволяти ко­ристуватися франшизою з подальшим відкриттям третім особам — суб- франчайзі (генеральному франчайзі надано право укладати як прямі франчайзингові договори, так і договори на розвиток території).
Плата за отриману користувачем (франчайзі) франшизу здійсню­ється в два етапи: у вигляді первісного платежу та у вигляді періодичних відрахувань — роялті. Первісний платіж сплачується користувачем відразу після підписання договору, а роялті обчислюється у процент­ному відношенні залежно від обсягу здійсненого продажу або наданих послуг за обумовлений у договорі період часу (квартал, півріччя, рік).
Основними рисами франчайзингової мережі, які виокремлені на доктринальному рівні, є такі:
1. Наявність добре розробленої і «розкрученої» конкурентоздатної системи організації бізнесу, елементи якої не відомі конкурентам, і яка, у силу цього, має певну комерційну цінність і становить комерційну таємницю франчайзера
2.  Надання права користування комерційним (фірмовим) наймену­ванням франчайзера (право володільця) та/або його знаками для товарів і послуг (торговельними марками), іншими засобами індивідуалізації, що призводить до опосередкованого використання ділової репутації франчайзера.
3.  Наявність тривалих ділових відносин між франчайзером і фран- чайзі: початкове навчання франчайзі і його працівників, постійні кон­сультації франчайзера та одночасно постійний контроль з його боку за якістю продукції, що випускається франчайзі та за додержанням стан­дартів франчайзера.
4.Обов’язок франчайзі використовувати фірмове найменування та/або торговельні марки, на які надані права, в обумовлений у догово­рі спосіб.
5.  Обов’язок франчайзі вжити заходів до збереження отриманої конфіденційної комерційної інформації у таємниці від третіх осіб.
6.  Суворе дотримання франчайзі стандартів переданої системи організації й ведення справи.
7. Обов’язкова виплата франчайзі винагороди франчайзеру за право користуватися його конкурентоздатною системою організації й ведення бізнесу та засобами індивідуалізації.
8. Мережна організація й однотипність франчайзингових точок.
9. Економічна та правова незалежність всіх учасників франчайзин- гової мережі як самостійних учасників господарського обороту.
10.  Відсутність внутрішньогалузевої конкуренції між учасниками франчайзингової мережі[1].
За способом організації та структури франчайзингової мережі ви­окремлюються декілька моделей франчайзингу: 1) класичний франчай­зинг (прямий франчайзинг); 2) франчайзинг, який розвивається;
1)   непрямий франчайзинг — субфранчайзинг та франчайзинг за допо­могою філіалу або дочірнього підприємства.
При класичному (прямому) франчайзингу франчайзингова мережа формується шляхом укладення окремих договорів між франчайзером та окремими франчайзі, кожен з яких є відповідальним за відкриття однієї франчайзингової точки. Модель прямого франчайзингу, як пра­вило, застосовується, коли франчайзер та франчайзі перебувають в од­ній країні. Франчайзинг, що розвивається, заснований на укладенні договору на розвиток, який не є договором франчайзингу (він не дає права франчайзі діяти під фірмовим найменуванням франчайзера та користуватися його системою бізнесу), а тільки встановлює порядок та умови співробітництва сторін, пов'язані з організацією франчайзинго- вої мережі, та встановлює обов'язок франчайзі щодо відкриття декіль­кох франчайзингових точок на визначеній договором території і за визначений термін, та обов'язок франчайзера щодо укладення з ним відповідної кількості договорів франчайзингу для кожної відкритої за цим договором франчайзингової точки. Модель непрямого франчайзин- гу передбачає укладення договорів субфранчайзингу або створення філіалів чи заснування дочірніх підприємств. За договором субфран- чайзингу субфранчайзер (який є користувачем щодо франчайзера) надає іншій особі (субфранчайзі) право користування наданим йому фран- чайзером комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із франчайзером або визначених договором комерційної концесії. Франчайзі та субфранчайзі відповідають перед правоволоділь- цем за завдану йому шкоду солідарно. Франчайзинг за допомогою фі­ліалу або дочірнього підприємства здійснюється шляхом створення франчайзером з метою популяризації власного бізнесу виокремлених структурних підрозділів або самостійних підприємств, на які буде по­кладено усі функції франчайзі.
МТП розроблено Типовий контракт фратайзинга, який виходить з розмежування двох видів франчайзингових договорів: договорів про звичайну франшизу та договорів про майстер-франшизу. Договір про звичайну франшизу у свою чергу поділяється на договір про промис­лову франшизу та дистриб’юторську угоду про франшизу. Договір промислової франшизи передбачає надання франчайзі права на вироб­ництво товарів з використанням промислового ноу-хау та товарного знаку франчайзера та за його технічного сприяння. За дистриб’юторською угодою про франшизу передбачається надання франчайзі тільки права збуту виробів, що виробляються безпосередньо франчайзером або осо­бою, яка отримала від нього ліцензію на виробництво таких товарів. Угода про майстер-франшизу передбачає існування не двох традицій­них ланок франчайзингової мережі (як у договорі про звичайну фран­шизу), а трьох — франчайзер, майстер-франчайзі (якому франчайзер надає право використовувати франшизу на договірній території шляхом укладення угод про франчайзинг із звичайними франчайзі), звичайні франчайзі[2].
У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення франчайзе­ра (правоволодільця), права на використання яких входять до франши­зи, наданої франчайзі (користувачеві) за договором франчайзингу, цей договір зберігає свою дію щодо нового позначення франчайзера (право- володільця), якщо користувач не вимагає розірвання договору і від­шкодування збитків.
Типовий договір франчайзингу МТП визначає випадки, коли кожна із сторін договору має право в односторонньому порядку припинити дію договору шляхом сповіщення про це іншої сторони. Наприклад, франчайзі вправі припинити договір франчайзингу при припиненні ділової активності (підприємницької діяльності) франчайзера або по­збавленні його права на її здійснення в межах юрисдикції країни місця його знаходження та ін. Франчайзер набуває право без згоди франчай- зі припинити дію договору франчайзинга при набутті третьою особою всіх або значної частини активів франчайзера, а також у всіх випадках поглинання франчайзера третьою особою та ін.
Крім Типового контракту франчайзингу МПТ, УНІДРУА розробле­но Керівництво з організації міжнародної мережі комерційної концесії (франчайзингу). Європейською асоціацією франчайзингу, до якої входять національні асоціації Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Португалії, Великої Британії та ін., при­йнято Кодекс принципів і стандартів поведінки для учасників франчай- зингової мережі.
Відповідно до українського законодавства договір комерційної концесії (франчайзингу) має бути укладений у письмовій формі, у разі недодержання якої він є нікчемним. Крім того, вітчизняне законодавство висуває вимогу обов'язкової державної реєстрації договору комерційної концесії тим органом, який здійснив державну реєстрацію правоволо- дільця (франчайзера). Якщо правоволоділець зареєстрований в інозем­ній державі, реєстрація договору комерційної концесії за участю укра­їнського франчайзі (користувача) має бути здійснена органом, який провів його державну реєстрацію користувача.