§ 6. Право інтелектуальної власності на «ноу-хау»

В Україні в умовах становлення ринкової економіки суб’єкти під­приємницької діяльності ведуть конкурентну боротьбу за прибутковість свого бізнесу, що певною мірою залежить від уміння розпоряджатися результатами інтелектуальної діяльності людини, до яких вже впро­довж тривалого часу належить і «ноу-хау» («know-how» — у перекла­ді з англ. — знати як)^[4].

Попри широке використання «ноу-хау» в повсякденному житті механізм його правової охорони в Україні не отримав відповідного законодавчого закріплення. Уперше визначення «ноу-хау» було надане в Законі України «Про інвестиційну діяльність»^[5], де воно трактувалось як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (ст. 1). На сьогодні термін «ноу-хау» уживаєть­ся вже більш як у 270 нормативно-правових актах і фактично розгля­дається як конфіденційна інформація технічного, організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру. Ви­ходячи з такого розуміння «ноу-хау», виникає питання щодо співвід­ношення його з поняттям «комерційна таємниця».

Центральним, тобто таким, що об’ єктивно впливає на відмінність досліджуваних понять, є питання про те, який із цих об’єктів є резуль­татом інтелектуальної творчої діяльності й, отже, може бути віднесений до об’єктів права інтелектуальної власності. Законодавець дійшов ви­сновку, що це — комерційна таємниця, хоча з цим навряд чи можна погодитись.

Безумовно, «ноу-хау» не завжди може бути результатом творчої діяльності людини, проте це завжди — результат інтелектуальної ді­яльності, яка відрізняється лише якісною новизною своїх форм і ре- зультату^[6], оскільки у певних випадках «ноу-хау» не є якісно новим. Таким чином, на відміну від комерційної таємниці, «ноу-хау» завжди є результатом інтелектуальної діяльності людини, пов’язаної з вико­ристанням здатностей свого раціонального пізнання, здійсненням раціональних, логічних висновків. У разі ж збереження в секреті не- запатентованих, але патентоздатних технічних рішень «ноу-хау» ви­ступатиме як результат інтелектуальної, творчої діяльності.

«Ноу-хау» відрізняється від комерційної таємниці також і тим, що в його основі завжди лежить інформація зі сфери техніки та технологій. Тому це єдиний вид комерційної таємниці, який за своєю суттю є рі­шенням. Уся інша інформація, що становить комерційну таємницю, — це інформація про факти.

Зазначені об’єкти розрізняються за формою існування. Так, сис­темне тлумачення статей 200 і 505 ЦК, а також ст. 1 Закону України «Про інформацію» дозволяє дійти висновку, що комерційна таємни­ця завжди є інформацією, що об’єктивувалася, тоді як «ноу-хау» може бути і незадокументованою інформацією й існувати у вигляді досві­ду і навичок.

Різницю між «ноу-хау» і комерційною таємницею можна визна­чити за обсягом змісту. Поняття комерційної таємниці є істотно шир­шим за поняття «ноу-хау», оскільки воно, крім відомостей, що стосу­ються результатів інтелектуальної діяльності, може включати і відо­мості, які мають суто інформаційне і навіть пізнавальне значення.

Якщо володільцем комерційної таємниці є спеціальний суб’єкт — особа, що здійснює підприємницьку діяльність, то відносно «ноу-хау» таке обмеження не діє. Тому за межами комерційної таємниці виявля­ється інформація, що відповідає ознакам «ноу-хау», права на яку на­лежать несуб’єктам підприємницької діяльності. Таким чином, потен­ційна цінність «ноу-хау» на відміну від комерційної таємниці не завжди пов’язана з підприємницькою діяльністю володільця права на «ноу-хау».

«Ноу-хау» на відміну від комерційної таємниці може складатися з даних, що загальновідомі нарізно самі по собі, але які становлять виняткову цінність у своїй сукупності саме в певному поєднанні.

Ураховуючи наведене, можна дійти висновку, що «ноу-хау» — це частина комерційної таємниці, яка є результатом інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності у сфері техніки та техно­логій у вигляді сукупності технічних знань, інформації, практичних навичок (досвіду), яка є секретною, істотною, ідентифікованою, практично застосовною, конфіденційність якої забезпечується її законним володільцем.

Ознаками «ноу-хау» є: секретність інформації, що його становить; забезпечення секретності законним володільцем права на «ноу-хау» й додержання режиму секретності третіми особами (наприклад, осо­бами, яким дана інформація стала відома через службове положення або виконувані професійні службові функції, контрагентами за дого­вором тощо); істотність (цінність) інформації, що його становить; ідентифікованість, тобто фіксованість у такий спосіб, який дозволяє перевірити додержання критеріїв секретності й істотності; практична застосовність.

До особливостей «ноу-хау», які у своїй сукупності виділяють цей нетрадиційний об’єкт права інтелектуальної власності, належать: його нематеріальна природа; режим конфіденційності як основа надання правової охорони; відсутність строку охорони; відсутність офіційного визнання охороноздатності та державної реєстрації.

Суб’єкти права на «ноу-хау». Право на «ноу-хау» визнається за будь-якою фізичною особою незалежно від того, чи є вона підприєм­цем, тоді як можливість фактичної реалізації деяких з цих прав зале­жить від можливості використання «ноу-хау», тобто від статусу воло­дільця права на «ноу-хау». Останній визначається двома основними чинниками — підставою виникнення права на «ноу-хау» і змістом цього права. Залежно від підстав виникнення права на «ноу-хау» роз­різняють первинних і похідних його правоволодільців.

Первинним правоволодільцем є творець, у ролі якого завжди виступа­ють фізичні особи, творчою інтелектуальною працею яких створено «ноу- хау». Проте і особа, яка завдяки самостійній сумлінній праці отримала нове творче рішення певного практичного завдання, яке в іншої особи охороняється як «ноу-хау», визнається самостійним його правоволоділь- цем і має право використовувати останнє на свій розсуд без будь-яких обмежень і виплати винагороди. У відносинах, що виникають у зв’язку зі створенням «ноу-хау», таке рішення здається єдино можливим. При цьо­му не можна не зазначити певного зв’язку, який спостерігається між «ноу- хау» та об’єктами у сфері промислової власності, де подібні відносини є винятком і опосередковуються інститутом попереднього користування.

Можливість наявності декількох володільців права на «ноу-хау», а також відсутність серед них фігури автора є основною рисою суб ’єктного складу правовідносин, пов ’язаних з охороною, передачею і використанням «ноу-хау». Саме це і відрізняє дані відносини від таких відносин у сфері інтелектуальної власності, як патентне і автор­ське право, в яких завжди присутній первинний творець — автор ви­находів, корисних моделей, промислових зразків, творів науки, літера­тури та мистецтва тощо.

Якщо в творчому процесі по створенню інтелектуального продук­ту брали участь спільно кілька творців, всі вони незалежно від ступе­ня творчої участі стають співволодільцями права на «ноу-хау».

За загальним правилом первісне виникнення майнових інтелекту­альних прав одночасно у декількох осіб можливо також у випадках створення інтелектуального продукту на замовлення (ст. 430 ЦК) або у зв’язку з виконанням творцем обов’язків, що покладені на нього трудовим договором (ст. 429 ЦК).

Відповідно до загальних положень стосовно права інтелектуальної власності, майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створе­ний у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівнико­ві, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не передбачено договором (ст. 429 ЦК). Стосовно замовника діє аналогічне правило (ст. 430 ЦК). Таким чином, і роботодавець, і замовник повинні придбати право на об’єкт інтелектуальної власності в його творця.

Стосовно «ноу-хау» дане правило не може бути застосоване. Тільки роботодавець може ухвалити рішення про поширення на створене техніч­не рішення режиму «ноу-хау», тому він і стає правоволодільцем створе­ного працівником «ноу-хау» в момент ухвалення такого рішення.

Що ж до створення «ноу-хау» за замовленням, то здається, що ставити питання в такому ключі взагалі не можна. Створити можна охороноздатне рішення — винахід, блок інформації з проблематики, що цікавить замовника, і т. ін. При цьому створений об’ єкт не набуває режиму «ноу-хау» без відповідних дій зацікавлених у цьому осіб.

Похідними володільцями права на «ноу-хау» є особи, до яких права на цей об’єкт переходять або на основі цивільно-правових договорів, або в порядку сингулярного правонаступництва (спадкування).

Зміст права на «ноу-хау». У змісті права на «ноу-хау» можна ви­ділити три базові правомочності правоволодільця: правомочність на здійснення власних фактичних і юридично значущих дій; правомочність вимоги певної поведінки від зобов ’язаних осіб; правомочність на захист суб ’єктивного права на «ноу-хау».

Правомочність на здійснення власних дій володільцем права на «ноу-хау» забезпечена покладанням на необмежене коло третіх осіб юридичного обов’язку щодо стримування від набуття «ноу-хау» в не­законний спосіб. Дана правомочність включає можливість використан­ня відомостей, що становлять «ноу-хау» (правомочність використання), і можливість розпорядження відомостями, що становлять «ноу-хау» (правомочність розпорядження). Правомочність використання права на «ноу-хау» належить виключно його правоволодільцю. Проте з часом кількість осіб, що правомірно володіють відомостями, які становлять зміст «ноу-хау», може зрости, тому вказана правомочність надалі може належати одночасно декільком особам (наприклад, первинному право- володільцю та особам, яким використання «ноу-хау» було надане за договором, і т. ін.).

При цьому слід враховувати, що коли особа, яка використовує «ноу- хау», є добросовісною, тобто вона не знала і не повинна була знати про неправомірність передання їй «ноу-хау», правоволоділець не має пра­ва вимагати від неї припинення використання «ноу-хау» або пред’явити в суді до неї вимогу про заборону цього. Він може пред’явити лише вимогу про відшкодування збитків особою, що неправомірно розголо­сила відомості, які становлять зміст «ноу-хау». Таким чином, припи­нення використання «ноу-хау» можна вимагати лише від особи, яка є недобросовісним користувачем.

У разі розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» правоволоділець має чітко визначити коло можливостей щодо вико­ристання «ноу-хау», що є гарантією безпеки відомостей, які його становлять.

Розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» має дві форми: відчуження і надання правомочності використання із збере­женням його в цілому за володільцем права. Ці відносини регулюють­ся договором про передачу «ноу-хау»^[7]. Проте збільшення числа суб’єктів права на «ноу-хау» допустимо до тих пір, поки воно відоме обмеженому колу осіб, тобто поки відомості, що становлять «ноу-хау», залишаються незагальновідомими.

Розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» не обме­жується зазначеними можливостями. Так, відповідно до чинного за­конодавства володільцю права на «ноу-хау» надано можливість брати участь цим правом у створенні господарського товариства.

Правомочність вимоги певної поведінки від зобов’язаних осіб реа­лізується у певних (обов’ язкових) правових діях. Зміст їх полягає перш за все у правомірності вимагати від третіх осіб утримання від здійснен­ня певних дій (наприклад, від розголошення «ноу-хау» без згоди на це його правоволодільця, використання «ноу-хау» з порушенням встанов­леного порядку і т. ін.). Проте ця правомочність має певну особливість, яка пов’язана з тим, що володілець права на «ноу-хау» має лише фак­тичну, а не юридичну монополію на використання «ноу-хау», оскільки не може протистояти отриманню третіми особами таких відомостей у законний спосіб.

Указана правомочність може бути виражена у вимозі до третьої особи виконати певну дію (сплатити гроші, вжити адекватних за об­сягом заходів з охорони конфіденційності інформації). Це характерно для тих випадків, коли має місце передання на відплатній основі пра­ва на «ноу-хау».

Правомочність на захист суб ’єктивного права на «ноу-хау» являє собою можливість застосування відносно правопорушника заходів примусової дії (самозахист) або можливість уповноваженої особи звернутися до компетентних органів з вимогою примушення зобов’язаної особи до певної поведінки.

^[1] Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем [Текст] : Закон України від 5 жовт. 1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1998. - № 8. - Ст. 28.

^[2] Про охорону прав на сорти рослин [Текст] : Закон України від 21 квіт. 1993 р. у ред. Закону від 17 січ. 2002 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2002. - № 7. - Ст. 278.

^[3] Про племінне тваринництво [Текст] : Закон України від 15 груд. 1993 р. у ред. Закону від 21 груд. 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 6-7. - Ст. 37.

^[4] Термін «ноу-хау» виник із судової практики США і спочатку означав додаткову інформацію, придбання якої дозволяло особі, яка мала право на використання запа­тентованого технічного рішення, самостійно налагодити відповідне виробництво. Саме так «ноу-хау» залучалося до товарообороту, стаючи об’єктом договорів, безпосередньо пов’язаних із впровадженням технічних нововведень, а отже, стаючи й об’єктом правового регулювання. Згодом «ноу-хау» стало розглядатись як спеціальний правовий режим, що являв собою альтернативний спосіб охорони винаходів (див.: Богуслав- ский, М. М. Международная передача технологий: правовое регулирование [Текст] / М. М. Богуславский, О. В. Воробьева, А. Г Светланов. - М. : Наука, 1985. - С. 20; Белов, В. В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его при- менения [Текст] : учеб. пособие / В. В. Белов, Г. В. Виталиев, Г. М. Денисов. - М. : Юристь, 1999. - С. 125; Дердь Чечі. Правочини у сфері промислової власності в угорсь­кому праві та проблеми договорів щодо ноу-хау [Текст] / Дердь Чечі // Актуальні проблеми цивільного права і процесу в Україні. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Ко- рецького НАН України, 2005. - С. 367).

^[5] Відом. Верхов. Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.

^[6] Див.: Петровский, С. В. Исключительное право и интеллектуальная собствен- ность рлектронньш ресурс] / С. В. Петровский. - Режим доступа: Мір://%'%^гм^г.ргауо. ІпеІгц/і-ргор.Мш. - Загл. с ^крана.

^[7] Докладніше про цей договір див. § 6 гл. 59 т. 2 цього підручника.

Питання для самоконтролю

1. Поняття та ознаки наукового відкриття. Особливість науко­вого відкриття у порівнянні з іншими об’ єктами інтелекту­альної власності.
2. Об’єкти наукового відкриття.
3. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.
4. Поняття оригінальності компонування інтегральної мікро­схеми.
5. Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікро­схеми.
6. Суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.
7. Майнові права інтелектуальної власності на інтегральні мікросхеми та строк їх чинності.
8. Поняття раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропози­цію.
9. Селекційні досягнення як об’єкти інтелектуальної власнос­ті (поняття сорту рослин та породи тварин).
10. Умови охороноздатності селекційних досягнень.
11. Складові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.
12. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин та строк їх чинності.
13. Поняття комерційної таємниці.
14. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
15. Поняття та ознаки «ноу-хау».
16. Співвідношення понять «комерційна таємниця» і «ноу- хау».
17. Суб’єкти права на «ноу-хау».
18. Особливості виникнення права на «ноу-хау», створеного за трудовим договором та договором замовлення.
19. Зміст права на «ноу-хау».