11. Договор о передаче ноу-хау

Другим юридическим способом передачи и приобретения возможности использовать результаты интеллектуальной деятельности является передача ноу-хау. По данному договору пользователю передается незапатентованная информация ноу-хау на условиях, определяемых соглашением. Как правило, данный договор является возмездным.

Договор о передаче ноу-хау не регламентирован российским законодательством, однако в соответствии с принципом свободы договора, предусмотренном ст. 421 Гражданского кодекса, ограничений для его заключения нет. Кроме того, условия о передаче ноу-хау довольно часто содержатся в лицензионных договорах, договорах коммерческой концессии и др.

Предметом договора о передаче ноу-хау служит передача самой конфиденциальной информации, а не исключительных прав на нее.

Поскольку на ноу-хау у его обладателя отсутствует исключительное право, то при передаче ноу-хау по договору такой договор не может трактоваться как лицензионный и его предметом может служить передача самого ноу-хау, а не исключительных прав на его использование. Разумеется, подобный договор не подлежит и регистрации в Патентом ведомстве. Между тем Постановления п. 17 Постановления от 1 июля 1996г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»¹⁵⁷ по существу распространяет на ноу-хау тот же режим передачи, что и на лицензионный договор о передаче исключительных патентных прав. Согласно п. 17 названного документа не могут быть вкладами патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором. Главным признаком вклада является возможность его оценки в деньгах. Исходя из дословного понимания положений Постановления ноу-хау вообще не может выступать в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, поскольку на него нет исключительных прав, а есть лишь фактическая монополия. Кроме того, договоры о передаче ноу-хау не подлежат регистрации.

Договор о передаче ноу-хау имеет много общего с патентно-лицензионными договорами, в частности в предмет договоров входят нематериальные объекты интеллектуальной собственности. Однако можно выделить и целый ряд особенностей.

1. Предметом договора о передаче ноу-хау выступает фактическая информация, а не исключительные права на охраняемый объект.
2. Срок  действия  лицензионного   договора  ограничен   сроком действия патента или свидетельства. Срок действия договора о передаче ноу-хау не имеет существенного значения и зависит главным образом от того, как долго существует фактическая монополия на информацию.
3. В договоре о передаче ноу-хау в отличии от лицензионных договоров    необходимо    особо    оговорить    условие о  соблюдении конфиденциальности,   т.к.   невыполнение   данного   условия   ведет к прекращению     самой    возможности     существования    договора.     В лицензионном договоре права передаются на объект, информация о котором официальна опубликована, в связи с чем нет необходимости соблюдать ее конфиденциальность.
4. В договоре о передаче ноу-хау целесообразно предусмотреть выплату   единовременной   суммы,   а   не   периодических   платежей   в зависимости от получения прибыли /роялти/, поскольку разработчики ноу-хау независимо от своей вины могут потерять «монополию».
5. Особый   порядок  прекращения  договора.   Среди   оснований прекращения   договора   о   передаче   ноу-хау   -   утрата   секретности информации, ее «обнародование», что не имеет никакого значения для лицензионного договора.

Приложение 1

Российское агентство по патентам и товарным знакам 121858, Москва, Бережковская наб., 30, корп.1

Заявление на регистрацию договора о полной уступке всех имущественных прав на:

(нужное отметить [х]) [ ]    незарегистрированную [ ]    зарегистрированную, свидетельство об официальной регистрации

N___________________    ^{_____ ____________________} 19 __ г.

[ ]    программу для ЭВМ

[ ]    базу данных

[ ]    топологию ИМС

(название)

|Правообладатель(и)

(ФИО или наименование юридического лица, адрес)

|Правопреемник(и) по договору

(ФИО или наименование юридического лица, адрес)

|Корреспонденцию отправлять_______________________________

(ФИО)
по адресу ________________________________________________

Приложение:

[ ]     договор в 3 экз.                                       л.

[ ]     свидетельство(а) об официальной

регистрации (подлинник(и) или

дубликат(ы)                         ___________ л.

[ ]     доверенность(и) на ведение дел

по регистрации договора            ____________л.

документ о регистрационном сборе:

[ ]     документ об уплате регистрационного

сбора                               ___________ л.

документ, подтверждающий наличие оснований для: [ ]     освобождения от уплаты

регистрационного сбора             ___________ л.

[ ]     уменьшения размера регистрационного

сбора                               ___________ л.

(подпись правообладателя или правопреемника по договору или

представителя одного из них, дата)

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью.

Приложение 2

Российское агентство по патентам и товарным знакам 121858, Москва, Бережковская наб., 30, корп.1

Заявление на регистрацию договора о передаче имущественных прав на:

(нужное отметить [х]) [ ]    незарегистрированную [ ]    зарегистрированную, свидетельство об официальной регистрации

N___________________    ^{_____ ____________________} 19 __ г.

[ ]    программу для ЭВМ

[ ]    базу данных

[ ]    топологию ИМС

(название)

|Правообладатель(и)

(ФИО или наименование юридического лица, адрес)

|Правопреемник(и) по договору

(ФИО или наименование юридического лица, адрес)

|Корреспонденцию отправлять__

(ФИО)
по адресу ___________________

Приложение:

[ ]     договор в 3 экз.                   ____

[ ]     доверенность(и) на ведение дел по
регистрации договора                __

л.

документ о регистрационном сборе:

[ ]  документ об уплате регистрационного

сбора                     л.

документ, подтверждающий наличие оснований для: [ ]     освобождения от уплаты

регистрационного сбора                                  л.

[ ]     уменьшения размера регистрационного

сбора                                                   л.

|(подпись(и) правообладателя(ей)      (подпись(и) правопреемника(ов) по или его(их) представителя)       договору или его(их) представителя)

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем |организации с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью.

Заявление подписывают правообладатель и его правопреемник по |договору только в том случае, если соглашение сторон о регистрации |договора не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.

Приложение 3 АВТОРСКИЙ ДОГОВОР

г. Москва                                                             _________ 200_ г.

Автономная некоммерческая организация «Московский Открытый Институт»,     именуемый     в     дальнейшем     Издательство,     в     лице генерального директора________________________, действующего на

основании Устава, с одной стороны и____________________________,

именуемый в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

1.  Автор обязуется создать ______________________________ ,

именуемое в дальнейшем Произведение и на исключительных условиях передать право на воспроизведение, опубликование и распространение экземпляров Произведения.

2.     С момента заключения настоящего договора Автор обязуется
воздерживаться от передачи указанных в п.1  прав на Произведение
другим лицам.

3.     Произведение должно удовлетворять следующим требованиям:

а) соответствовать заданию, указанному в п. 4,

б)   объем   должен   составлять   не   менее   _ авторских   листов,

включая  иллюстрации,   схемы,   графики  (авторский  лист  составляет 40000 печатных знаков, включая пробелы).

4. Произведение создается в соответствии с заданием: (тематика
произведения,    техника,    материал,    размер,    количество    и    другие
требования)_______________________________________________ .

5.     Автор     обязуется     представить     Издательству     готовое
Произведение в срок до__________ 200_г.

6.      Издательство      обязано      рассмотреть      представленное
Произведение в 10-дневный срок и письменно известить Автора либо об
одобрении Произведения, либо об его отклонении с указанием причин,
либо о необходимости внесения в Произведение поправок с точным
указанием   существа   требуемых   исправлений   в   пределах   условий
договора.     Для    доработки    Произведения    Издательство     обязано
предоставить Автору дополнительный 10-дневный срок. Исправленное
Автором Произведение Издательство обязано рассмотреть в 3-дневный
срок.

7.  Автор  обязуется по  предложению  Издательства доработать
Произведение или внести в него исправления в установленный срок,
если это не нарушает творческий замысел автора.

8. Издательство обязуется не вносить без согласия Автора какие
бы то ни было изменения, как в само произведение, так и в его название
и в обозначение имени Автора.

9.  Все авторские права, передаваемые по настоящему договору
(п.1),   считаются   переданными   Издательству   с   момента   одобрения
произведения Издательством.

10.     Издательство обязуется ежемесячно уплачивать Автору 10% от
розничной цены реализованных экземпляров   Произведения, начиная с
продажи 1 -го экземпляра.

11.     Срок, на который передаются указанные в п. 1 права, - 5 лет.

12.    Территория    действия    переданных    прав    -    территория
Российской Федерации.

13. Издательство вправе расторгнуть договор в случаях:

а) непредставления Автором экземпляра Произведения по его вине
в   установленный   срок   (п.5)   либо   в   срок,   установленный   для   его
доработки (п.6);

б)     отказа    Автора    внести    в    Произведение    исправления,
предложенные Издательством на основании п. 6 договора;

в)   невыполнения  Автором  иных  обязательств   по   настоящему
договору.

14. Издательство обязано выдать Автору бесплатно при первом
издании 5 экземпляров произведения.

15.                         Предусмотренные     Договором     права     и     обязанности
Издательство   вправе   передавать   полностью   или   частично   другим
организациям,    без   согласия   Автора,   но   с   его   уведомлением   в
письменной форме и с выплатой соответствующего вознаграждения.

16.                         Споры     по     Договору     рассматриваются     в     порядке,
установленном законодательством РФ.

17. Право наследования авторского вознаграждения, указанного в
п. 10, определяется в порядке, установленном законодательством РФ.

18.               За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

19.               Стороны   обязуются   письменно   извещать   друг   друга   об
изменении адресов.

Адреса сторон. Подписи сторон.