ГЛАВА 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне найменування, географічне зазначення визнаються об'єктами промислової власності. Але Цивільний кодекс цей останній термін («промислова влас­ність») не вживає і не формулює положень, що були спільними для названих об'єктів промислової власності. Не формулюють їх і інші акти законодавства України. Разом з тим належить враховувати, що такі загальні положення є в міжнародно-правових актах, зокрема в Паризькій конвенції про охорону промислової власності.

Праву на винахід, корисну модель та промисловий зразок присвячені закони «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [155] та «Про охорону прав на промис­лові зразки» [77].

Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього

1. Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і при­датний для промислового використання.

2. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

1. Винахід і корисна модель визначаються в ст. 1 Закону «Про охорону прав на ви­находи та корисні моделі» через родове поняття результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (техніки).

2. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), спосіб (зокрема, процес у будь-якій сфе­рі технології), а також застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

3. Не можуть отримати правову охорону як винаходи об'єкти, що не відповідають визначенню винаходу, зокрема відкриття, наукові теорії, математичні методи; методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; комп'ютерні програми (це — об'єкт авторського права); результати художнього конструювання (це — об'єкт права на промисловий зразок); топографії інтегральних мікросхем (права на топографії інтегральних мікро­схем захищаються відповідно до спеціального закону).

4. Умовами патентоздатності винаходу є новизна, винахідницький рівень і промис­лова придатність. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Державного департаменту або до дати пріоритету (якщо він заявлений).

Ознака новизни вважається відсутньою, якщо раніше іншою особою була подана аналогічна заявка. На визнання винаходу новим не впливає, розкриття інформації про нього винахідником чи особою, що прямо чи опосередковано отримала від вина­хідника таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки до Державного департаменту (до дати пріоритету, якщо його заявлено).

5.  Винахідницький рівень визнається наявним, якщо для фахівця зміст винаходу не є очевидним. При цьому попередньо подані іншими особами заявки, за якими не ви­дано патенти, не враховуються.

6. Винаходом може бути визнане тільки таке технічне рішення, яке може бути ви­користане в промисловості або в іншій сфері діяльності.

7. Правова охорона надається винаходу, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

Стаття 460.   Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї

1. Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для про­мислового використання.

2. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

1.  До прийняття 15 грудня 1993 р. Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» українське законодавство не знало категорії корисної моделі. Вона не використовувалась і в законодавстві Союзу РСР. Тому необхідна практика щодо цього об'єкта інтелектуальної власності в Україні не опрацьована. Більш того, зако­нодавець досить чітко не визначився стосовно змісту поняття корисної моделі. У ст. 1
Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [155] (у первинній редакції) корисна модель визначалась як нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Але в подальшому визначення корисної моделі як конструктивного вико­нання пристрою було виключене із названого Закону. Не дається воно і в Цивільному кодексі. Проте наведене визначення корисної моделі виражає її сутність.

2. Якщо винаходом є пристрій, то корисною моделлю буде конструктивне його ви­конання. Якщо ж винаходом є речовина або спосіб, то вести мову про корисну модель було б недоречно.

3. Корисною моделлю відповідно до ч. З ст. 6 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не можуть бути ті ж результати творчої діяльності, які не можуть бути об'єктом винаходу (див. п. З, 6 коментаря до ст. 459 ЦК).

Стаття 461.   Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього

1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

2. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

1. Промисловий зразок визначається як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок або розфарбування, або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу та призначаються для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ст. 1, 5 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [77]).

2. Промисловий зразок вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або (якщо заявлено прі­оритет) до дати пріоритету.

3. На патентоспроможність промислового зразка не впливає розкриття інформації про промисловий зразок автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опо­середковано інформацію про промисловий зразок, протягом шести місяців до дати подання заявки або до дати пріоритету (якщо заявлено пріоритет).

4. Не можуть бути визнані промисловими зразками об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція; об'єкти нестійких форм із рідких, газоподібних, сипких та їм подібних речовин.

Стаття 462.   Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промис­ловий зразок засвідчується патентом.

2. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

1. Для отримання патенту, що засвідчує право на винахід, корисну модель або про­мисловий зразок, подається заявка до Державного департаменту.

2. Порядок подання заявки на видачу патента на винахід або корисну модель ви­значається Законом «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі». Затверджені також Правила складання та подання заявки на видачу патента України на винахід (корисну модель [342]).

3. Встановлені досить суворі вимоги щодо оформлення заявки та документів, що до неї додаються. Так, на видачу патенту на винахід (корисну модель) заявка складаєть­ся українською мовою та повинна містити: 1) заявку про видачу патенту на винахід з проведенням кваліфікаційної експертизи чи деклараційного патенту на винахід (ко­рисну модель); 2) опис винаходу (корисної моделі); 3) формулу винаходу (корисної моделі); 4) креслення (якщо на них є посилання в описі); 5) реферат. Щодо всіх цих складових заявки встановлені суворі формальні вимоги. Проте виключення із цих за­гальних та суворих правил є непоодинокими та суттєвими, що значно лібералізує ці
правила в цілому. Незважаючи на суворі формальні вимоги, датою подання заявки до Державного департаменту вважається дата одержання ним матеріалів, що повинні містити принаймні: 1) заяву у довільній формі (українською мовою); 2) відомості про заявника та його адресу (українською мовою); 3) матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі); 4) частину матеріалу, яку можна прийняти за формулу винаходу (корисної моделі). Ці матеріали можуть бути викладені будь-якою мовою, але для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен на­дійти до Державного департаменту не пізніше двох місяців з дня подання заявки.

4. Заявник на свій розсуд має право подати до Державного департаменту заявку на видачу на винахід патенту чи деклараційного патенту (на корисну модель видається тільки деклараційний патент).

У будь-який час до одержання заявником рішення про видачу патенту (деклара­ційного патенту) він може перетворити заявку на видачу патенту в заявку на видачу деклараційного патенту і навпаки. Відповідно встановлені диференційовані правила про проведення експертизи заявки:

1) рішення про видачу деклараційного патенту на винахід приймається за результа­тами формальної експертизи заявки на відповідність її вимогам, що встановлені ст. 12 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

2) рішення про видачу патенту на винахід приймається за результатами кваліфі­каційної експертизи заявки. Кваліфікаційна експертиза проводиться за клопотанням заявника, що може бути подане протягом трьох років з дня подання заявки, за умови сплати встановленого збору.

5. Заявка на видачу патенту на промисловий зразок подається відповідно до ст. 11 — 13 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» та Правил складання та подачі заявки на видачу патенту України на промисловий зразок [347]. Цими актами також встановлюються мінімальні вимоги до попередньої заявки (ч. 1 ст. 12 названого Зако­ну) та більш високі вимоги до заявки, що є підставою для видачі патенту (ч. 4 ст. 11
цього ж Закону).

6. Строк пріоритету попередньої заявки на промисловий зразок встановлений три­валістю шість місяців.

7. Рішення про видачу патенту на промисловий зразок приймається за результатами формальної експертизи заявки.

8. Особа має право запатентувати винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні, іноземній державі або подати міжнародну заявку відповідно до Договору про патентну кооперацію. Але ч. 2 ст. 37 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зобов'язує відповідних суб'єктів до подання заявки на одержання документа на винахід (корисну модель) в орган іноземної держави, в тому числі між­
народної заявки, подати заявку до Державного департаменту та повідомити про намір патентування в іноземній державі.

Стаття 463.   Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:

1) винахідник, автор промислового зразка;

2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

1. За загальним правилом, право на отримання патенту належить винахідникові (авторові корисної моделі, промислового зразка). Особи, які спільним трудом створи­ли винахід, корисну модель чи промисловий зразок, мають рівні права на отримання патенту. При цьому не вважаються авторами винаходу, корисної моделі, промислового зразка фізичні особи, що не внесли особистого творчого внеску, а лише надали авторам технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при створенні винаходу, корисної моделі або промислового зразка чи при оформленні заявки.

2. Право на отримання патенту на службовий винахід, корисну модель, промисло­вий зразок, за загальним правилом, має роботодавець. При цьому відповідно до ст. 9 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [155] та ст. 8 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [77] поняття службового належить поширювати на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що створені при виконанні трудових
обов'язків, а також (за аналогією) — обов'язків, передбачених цивільно-правовими договорами. Законодавство допускає, що трудовим чи цивільно-правовим договором буде встановлено інший порядок розподілу прав на отримання патенту та прав, що із нього випливають, між роботодавцем (замовником) та працівником (виконавцем). Для реалізації роботодавцем (замовником) зазначеного права на автора службового винаходу (корисної моделі), промислового зразка покладається обов'язок письмово повідомити роботодавця про створення об'єкта інтелектуальної власності. Протягом чотирьох місяців роботодавець повинен прийняти одне із таких рішень: 1) подати заявку на видачу патенту; 2) передати права на подання заявки та отримання патенту іншій особі; 3) прийняти рішення про збереження винаходу як конфіденційної інформації. Якщо в цей строк роботодавець не реалізував зазначене право, право на отримання патенту переходить до автора. Якщо винахід збережено як конфіденційну інформацію і протягом чотирьох років роботодавець не подав заявку на видачу патенту на винахід, право на подачу заявки переходить до автора. У цей же строк роботодавець повинен укласти з автором об'єкта інтелектуальної власності договір про виплату винагороди відповідно до економічної цінності об'єкту інтелектуальної власності або іншої вигоди, яку отримав роботодавець.

3. Суб'єктами права на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути також правонаступники осіб, що мають право на отримання патенту. Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть набуватися за договором.

Стаття 464.   Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промис­лового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

1. Способами використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка ви­знаються:   1)  виготовлення,  пропонування для продажу,  застосування,  ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг в зазначених цілях продукту, виго­товленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що він охороняється патентом, або якщо це є очевидним; 3) пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування, ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо із застосуванням процесу, що охороня­ється патентом.

2. Продукт визнається виготовленим із застосуванням винаходу (корисної моделі), а запатентований процес визнається застосованим, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу або ознаку, що еквіва­лентна їй (ч. 2 ст. 28 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

3. Схожі правила, що визначають використання промислового зразка, встановле­ні ст. 20 Закону «Про охорону прав на промислові зразки».

4. Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні мо­делі» не визнаються порушенням прав, що випливають з патенту, наступні способи використання винаходу (корисної моделі): 1) використання їх в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово чи випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу; 2) без комерційної мети; 3) з науковою метою або з метою проведення експерименту; 4) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомлен­ням власника та виплатою йому компенсації. Закон «Про охорону прав на промислові зразки» (ст. 22) не визнає порушенням прав, що випливають із патенту на промисловий зразок, такі ж дії стосовно промислових зразків (правило про використання об'єкта інтелектуальної власності при виготовленні ліків не може стосуватись промислового зразка).

5. Не є порушенням прав, що випливають із патенту, введення в господарський обіг продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо продукт особа придбала без порушення прав власника.

6. У ч. 4 ст. 31 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» сформу­льоване оригінальне правило, відповідно до якого використання продукту, виготовле­ного із застосуванням запатентованого винаходу, особою, яка придбала цей продукт і при цьому не знала і не могла знати, що продукт виготовлено з порушенням прав володільця патенту, не є порушенням прав володільця патенту. Зазвичай у цивільному законодавстві такі дії визнаються порушенням за відсутності вини. Після одержання відповідного повідомлення власника об'єкта інтелектуальної власності використання продукту повинне бути припинене, а суб'єкту інтелектуальної власності повинна бути виплачена винагорода за користування об'єктом інтелектуальної власності, що раніше мало місце.

7. Стаття 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [155] вста­новлює такі правила, що обмежують права володільця патенту:

1)   якщо винахід, корисна модель не використовується або недостатньо використову­ється в Україні протягом трьох років від дня офіційної публікації про видачу патенту або від дня, коли використання патенту було припинено, будь-яка особа, що виявляє бажання і готовність використовувати винахід (корисну модель), може звернутись до суду з заявою про надання їй дозволу на це на умовах невиключної ліцензії. До зая­ви про це слід надати докази відмови власника від укладення ліцензійного договору. Якщо власник об'єкта інтелектуальної власності не надасть доказів наявності поважних причин невикористання чи недостатнього використання цього об'єкта, суд виносить рішення про надання заявникові невиключної ліцензії. У рішенні суду визначається обсяг використання, строк дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту. Таке ж правило сформульоване в ст. 23 Закону «Про охорону прав на про­мислові зразки» [55] стосовно промислових зразків. Належить враховувати, що ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності [2] встановлює стосовно таких
випадків чотирьохрічний строк від дня подання заявки на патент. Повинен застосову­ватись такий строк, що спливає пізніше;

2)    на власника патенту покладається обов'язок дати дозвіл на використання вина­ходу (корисної моделі) власнику пізніше запатентованого вцнаходу (корисної моделі), якщо цей останній призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-єкономічні переваги, але не може використовуватись без раніше запатентованого вина­ходу (корисної моделі). Подібне правило стосовно промислових зразків сформульоване в ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки»;

3)    за умов воєнного або надзвичайного стану Кабінет Міністрів, виходячи з інте­ресів суспільства, має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі, на умовах невиключної ліцензії з виплатою власникові патенту компенсації;

4)    якщо власник патенту на секретний винахід чи корисну модель не може досягти згоди з особою, визначеною Державним експертом, про умови надання цій особі дозволу на використання секретного винаходу (корисної моделі), Кабінет Міністрів має право дозволити цій особи використання такого об'єкта інтелектуальної власності на умовах невиключної ліцензії.