Глава 60 Договір про передачу «ноу-хау»

Загальні положення

Договір про передачу «ноу-хау» — самостійний договір у сфері права інтелектуальної власності. Його не можна розглядати як непо- йменований стосовно такого типу договорів, як договори з розпоря­дження майновими правами інтелектуальної власності^[1], оскільки право на «ноу-хау» не належить до абсолютних виключних, що ви­никають на традиційні об’єкти інтелектуальної власності^[2].

До правомочностей володільця права «ноу-хау» належить не тіль­ки право використання цього об’єкта, а й можливість розпоряджатися цим правом, розкривати зміст «ноу-хау» третім особам, укладаючи з останніми договір про передачу «ноу-хау».

За договором про передачу «ноу-хау» одна сторона — правоволо- ділець — зобов’язується надати іншій стороні — набувачу — право на використання «ноу-хау» в установлених договором межах, переда­ти для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач — при­йняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність упродовж усього строку дії договору і вносити володільцеві права на нього платежі, обумовлені цим договором, якщо інше ним не передбачено.

За загальним правилом цей договір є двостороннім, консенсуальним і відплатним, якщо умова про безвідплатність не обумовлена в самому договорі.

Договір про передачу «ноу-хау» і його співвідношення з іншими дого­ворами у сфері права інтелектуальної власності. «Ноу-хау» — об’єкт права інтелектуальної власності, тому вирішення питання щодо правової природи договору про його передачу потребує проведення порівняльного аналізу цього договору з договорами, що опосередкують оборот об’єктів права інтелектуальної власності, а саме з ліцензійним договором, догово­ром комерційної концесії, договорами про трансфер технологій.

Договір про передачу «ноу-хау» має спільні ознаки з ліцензійним договором. Між тим вони мають такі істотні відмінності, які перетво­рюють ці договори на самостійні. Основна відмінність полягає в об’єкті договорів. За ліцензійним договором одна із сторін (ліцензіар), що володіє виключними правами на об’ єкт промислової власності (вина­хід, корисну модель), надає дозвіл на використання конкретного об’єкта інтелектуальної власності, що охороняється (запатентованого), іншій стороні (ліцензіату). Об’єктом договору про передачу «ноу-хау» ви­ступає «ноу-хау» як не охороноспроможне рішення, що зберігається в режимі конфіденційності. До того ж на відміну від запатентованого винаходу «ноу-хау» не можна використовувати, не отримавши його в повному обсязі від володільця права на «ноу-хау». Інакше кажучи, недостатньо одного дозволу правоволодільця на використання «ноу- хау» як інформації, необхідне також його фактичне передання.

Тому ліцензійний договір застосовний лише для передачі запатен­тованих об’єктів, які не можуть бути конфіденційною інформацією. Передача ж останньої здійснюється за договором, що має особливу правову природу, відмінну від договору на передачу виключних прав, а саме за договором про передачу «ноу-хау».

Відмінність вказаних договорів проявляється і в основних обов’ язках сторін. Так, зміст ліцензійного договору може обмежува­тися тільки наданням дозволу на використання об’єкта права інтелек­туальної власності, тоді як для договору про передачу «ноу-хау» необ­хідні дії з передачі самої інформації, що становить зміст «ноу-хау».

Особливістю договору про передачу «ноу-хау» є умова про конфі­денційність останнього. Оскільки предметом патентної ліцензії є пра­во на використання винаходу, а не сам винахід, при укладенні цього договору особлива увага звертається на реальне надання ліцензіату цього права, на його підтримку в силі і захист від можливих порушень. Включення в ліцензійний договір умови про конфіденційність можли­ве, проте воно не є обов’язковим. У договорі про передачу «ноу-хау» вирішального значення набуває зобов’язання набувача підтримувати конфіденційність інформації, що становить суть «ноу-хау».

Конфіденційність — це не тільки основна умова договору, але й умова існування секретності «ноу-хау» як об’єкта договору, елемент його правового режиму. Невиконання сторонами умови про дотриман­ня конфіденційності веде до припинення можливості існування само­го договору, тобто договір існує доти, поки зберігається ознака «се­кретності». Якщо вона зникає, договір припиняє свою дію, оскільки «ноу-хау» перестає бути нерозкритою інформацією. Саме із цим пов’язана і певна специфіка процесу передачі «ноу-хау», оскільки існує небезпека розкриття конфіденційності інформації вже на переддого- вірній стадії укладення договору.

При укладенні договорів про передачу «ноу-хау» важливо також не переступити їх кількісну межу, оскільки, укладаючи певну кількість договорів, володілець права на «ноу-хау» ризикує прискорити момент переходу «ноу-хау» в «суспільне надбання». Відносно ліцензійного договору такої небезпеки немає.

Зазначені договори відрізняються ще й тим, що строк дії ліцензій­ного договору обмежений строком дії патенту (свідоцтва). Для дого­вору про передачу «ноу-хау» строк його дії не має значення, оскільки «ноу-хау» існує до тих пір, поки зберігається конфіденційність інфор­мації, що становить його суть.

Відрізняються зазначені договори й за правовими наслідками їх припинення, а також за правовими наслідками визнання їх недійсними, оскільки за договором про передачу «ноу-хау» об’ єктивно неможливе повернення отриманої за ним інформації, що становить суть «ноу- хау».

Для передачі «ноу-хау» може бути використана конструкція дого­вору комерційної концесії, оскільки його предметом є право на вико­ристання комерційної таємниці, а також комерційного досвіду («ноу- хау »). Але договір комерційної концесії дає можливість використову­вати не один об’єкт права інтелектуальної власності, а комплекс об’єктів виключних прав, а також інших майнових прав. Передача «ноу-хау» — це лише частина, причому допоміжна, щодо завдання реалізації това­ру за договором комерційної концесії.

Різними є й цілі зазначених договорів. Якщо за договором про передачу «ноу-хау» придбання його забезпечує певні переваги особі, яка отримала «ноу-хау» для використання, то за договором комерційної концесії набувач прагне до створення виробничої, торгової або збуто­вої мережі для просування своїх товарів і послуг, розширення ринку їх збуту. За цим договором використання прав, що передаються, об­межується підприємницькою діяльністю, а за договором про передачу «ноу-хау» подібні обмеження відсутні.

У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі — Закон) актуальним вбачається питання про співвідношення досліджуваного договору з договорами про трансфер технологій, оскільки у Законі «ноу-хау» розглядається як об’єкт технології, поряд з науковими й науково-технічними результатами. Під трансфером технологій розу­міється передача технологій, яка оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/ або юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов’ язки щодо технології або її скла­дових. Звідси договір про трансфер технологій — це договір про пе­редачу технологій, за яким установлюються, змінюються або припи­няються майнові права та обов’ язки щодо технології або її складо- вих^[3].

Аналіз договірних форм трансферу технологій свідчить, що договір про передачу «ноу-хау» не входить до переліку договорів трансферу технологій, оскільки Закон відніс до них договори про постачання про­мислової технології, техніко-промислової кооперації, про надання тех­нічних послуг, інжиніринг, про створення спільних підприємств, про надання в оренду або лізинг складових технологій, устаткування, комер­ційної концесії (франчайзингу). Проте за договором про передачу «ноу- хау» теж можна опосередкувати трансфер технологій. Але при цьому, по-перше, договір про передачу «ноу-хау» має містити обов’язкову умову — збереження конфіденційності інформації, що становить даний об’єкт технології, і, по-друге, він не підлягає імперативним вимогам Закону щодо істотних умов договорів про трансфер технологій.

З огляду на вищевикладене слід вважати доцільним об’єднати глави 75 і 76 ЦК України в одну, назвавши нову главу «Договори у сфе­рі права інтелектуальної власності». Перелік закріплених у цій главі договорів має містити договори, закріплені у главі 75 ЦК України, а також договір про передачу «ноу-хау», договір про розкриття «ноу- хау», договір комерційної концесії .

Форма і порядок укладення договору про передачу «ноу-хау». Цей договір має бути укладений у письмовій формі, недотримання якої тягне за собою його нікчемність. Такий договір не підлягає державній реєстрації внаслідок того, що заходи відносно захисту конфіденцій­ності «ноу-хау» повинен вживати сам володілець права на «ноу-хау».

Процедура укладення договору має особливості, що обумовлено специфікою об’ єкта договору, цінність якого полягає в його конфіден­ційності, втрата чого руйнує режим «ноу-хау». Відбуватися це може внаслідок різних обставин, але, перш за все, це об’ єктивна необхідність ознайомлення потенційного набувача «ноу-хау» на етапі підготовки до укладення договору, що містить «ноу-хау». У результаті не виключена вірогідність того, що контрагент, ознайомившись зі змістом «ноу-хау», може або взагалі втратити інтерес до укладення такого договору, або, отримавши загальне уявлення про інформацію, що становить суть «ноу-хау», стане використовувати «ноу-хау» самостійно без укладення договору. Тому слід застосовувати двостадійний порядок передачі «ноу-хау» і права на його використання: перша стадія — укладення договору про розкриття «ноу-хау», друга стадія — укладення догово­ру про передачу «ноу-хау».

Мета договору про розкриття «ноу-хау» — ознайомлення з інфор­мацією, що становить суть «ноу-хау» в обмеженому обсязі, проте до­статньому для ухвалення рішення щодо укладення договору про пере­дачу «ноу-хау». На цій стадії питання про обов’язковість укладення зазначеного договору не стоїть, оскільки друга сторона виступає лише потенційним набувачем «ноу-хау», який повинен впевнитися в тому, що подана інформація — суть рішення, що тримається в таємниці, яке у разі його використання задовольнить його інтерес.

Проте договір про розкриття «ноу-хау» переслідує мету не лише ознайомлення з «ноу-хау», а й збереження «ноу-хау» в режимі секрет­ності, а також охорону інтересів володільця права на «ноу-хау» і по­тенційного набувача «ноу-хау». Тому у зазначеному договорі має міс­титись умова про заборону використання без дозволу володільця пра­ва на «ноу-хау» відомостей конфіденційного характеру, доступ до яких було отримано під час переговорів, та передбачені санкції за порушен­ня цієї умови.

Зазначені договори пов’язані між собою зацікавленістю у викорис­танні «ноу-хау»; в них одні й ті ж сторони — володілець права на «ноу-хау» і набувач (у договорі про розкриття «ноу-хау» — потенцій­ний набувач); у разі укладення договору про передачу «ноу-хау» кошти за ознайомлення з інформацією за договором про розкриття «ноу-хау» зараховуються в рахунок платежів за договором про передачу «ноу- хау».

Види договорів про передачу «ноу-хау». Залежно від обсягу прав, що передаються, виділяють договір про передачу «ноу-хау» на виключній основі та договір про передачу простого «ноу-хау». За договором про передачу «ноу-хау» на виключній основі володілець права на «ноу-хау» зобов’ язується надати «ноу-хау» тільки одному набувачеві на певній території. Сам володілець права на «ноу-хау» в такому разі не має права використовувати його, якщо договором не передбачене інше.

За договором про передачу простого «ноу-хау» (невиключного) володілець права на «ноу-хау» може сам використовувати «ноу-хау». Більш того, у даному випадку передбачається передача «ноу-хау» тре­тій особі. У той же час у договорі сторонами можуть бути передбачені обмеження, щодо яких володільцеві права на «ноу-хау», наприклад, надається право передати «ноу-хау» тільки одному набувачеві.

Істотні умови договору про передачу «ноу-хау». До істотних умов цього договору, незалежно від того, на якій основі він укладається, належать: предмет; підтримка режиму конфіденційності «ноу-хау»; спосіб передачі знань і досвіду; ціна; порядок розрахунків.

Предметом договору є дії володільця права на «ноу-хау», а також дії набувача «ноу-хау», які вони повинні вчинити в рамках, передбачених договором. Так, володілець права на «ноу-хау» передає набувачеві «ноу- хау» як неохороноспроможне рішення, що зберігається в режимі конфі­денційності, наділяючи набувача тільки правом на використання «ноу- хау». «Ноу-хау» виступає у формі опису, що містить усі відомості, які володілець права на «ноу-хау» має у своєму розпорядженні і які необ­хідні й достатні для використання «ноу-хау» набувачем.

Конфіденційність — це умова існування самого «ноу-хау», яка по­лягає в обов’язку сторін не розголошувати інформацію, що становить суть «ноу-хау». Проте жодна із сторін не несе відповідальності у разі втрати «ноу-хау» конфіденційності з незалежних від неї причин, зо­крема якщо третіми особами будуть проведені аналогічні розробки з  публікацією їх результатів.

Ціна. Сума грошової винагороди, отримана володільцем права на «ноу-хау» від набувача «ноу-хау» за його передачу за весь строк дії договору, становить вартість договору. Істотним ціноутворюючим чинником є вірогідність успішного використання «ноу-хау», обумов­лена не лише технічними характеристиками останнього, але й очіку­ваною місткістю внутрішнього і зовнішнього ринків.

Порядок розрахунків. При укладенні договору можуть застосову­ватися такі види платежів: періодичні (процентні відрахування) про­тягом строку дії договору — роялті; тверді (фіксовані) суми платежів — паушальні платежі; періодичні платежі (роялті) в поєднанні з паушаль- ним платежем; комбіновані (змішані платежі).

До ініціативних умов договору, які, у випадку досягнення угоди між сторонами, стають істотними умовами договору про передачу «ноу-хау», належать: умова про територію використання «ноу-хау»; строк (строк набуття договором чинності, строки виконання сторонами своїх зобов’язань за договором, строк, необхідний для виконання договорів, укладених у розвиток договору про передачу «ноу-хау», і т. ін.); вста­новлення обмежень за сферами, видами використання, обсягом вироб­ництва «ноу-хау» (фармакологія, ветеринарія, виробництво, збут тощо); умова про якість продукції, що випускається з використанням «ноу-хау». При цьому сторонами має бути узгоджений порядок контролю якості, а також передбачено, які права має володілець права на «ноу-хау» у разі виявлення неякісності продукції, що випускається набувачем «ноу-хау»; дозвіл на укладення субдоговорів про передачу «ноу-хау»: удосконалення «ноу-хау» і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконален­ня; комерційні передумови, спрямовані на забезпечення реалізації про­дукції; підстави зміни та доповнення умов договору.

Права і обов’язки сторін. У договорі, що зобов’язує дві сторони, яким є договір про передачу «ноу-хау», права однієї сторони — суть обов’язку іншої сторони, і навпаки. Тому розглянемо обов’язки воло­дільця права на «ноу-хау» і набувача «ноу-хау».

До обов’ язків володільця права на «ноу-хау» належать:

-    наділення набувача «ноу-хау» правом на використання «ноу-хау» шляхом передачі повного обсягу інформації, що становить його суть. Передача інформації може здійснюватися у різних формах: передача технічної та іншої документації; надання необхідної технічної допо­моги; співбесіди та демонстрація того або іншого об’єкта (моделі, агрегату, пристрою), у процесі яких набувачеві «ноу-хау» повідомля­ються технічні відомості, розкриваються закладені в об’єкті конструк­тивні та інші рішення; навчання фахівців набувача (передання досвіду, навичок, прийомів роботи); продаж обладнання, приладів, матеріалів, необхідних для освоєння технологічних процесів.

Зазначеному обов’язку володільця права на «ноу-хау» кореспондує право набувача «ноу-хау» вимагати від нього надання повної, досто­вірної та достатньої інформації для досягнення очікуваних результатів, включаючи й результати, отримані володільцем права на «ноу-хау» при дослідному використанні «ноу-хау», а при укладенні договору про передачу «ноу-хау» на виключній основі підтвердження відсутності прав третіх осіб на «ноу-хау». Прийняття інформації набувачем під­тверджується у формі, визначеній у договорі (акт);

-    надання набувачеві «ноу-хау» технічної допомоги з метою забез­печення можливості використання «ноу-хау», постійного технічного і консультаційного сприяння, включаючи сприяння в навчанні та під­вищенні кваліфікації персоналу.

Основними обов ’язками набувача «ноу-хау» є:

-    освоєння «ноу-хау», що йому передається з метою його викорис­тання відповідно до умов договору. Володілець права на «ноу-хау» зацікавлений у тому, щоб набувач швидко освоїв використання «ноу- хау» й активно займався збутом виготовленої продукції, особливо, якщо договором передбачена виплата винагороди у вигляді роялті. Для цьо­го до договору вводяться спеціальні умови, зокрема обумовлюється строк, протягом якого набувач «ноу-хау» повинен його освоїти і по­чати збут продукції, а також наслідки, пов’ язані з порушенням цих умов, аж до розірвання договору. У випадку якщо набувач не вкладеть­ся в строк, обумовлений у договорі, і сторони не домовляться про його продовження, володілець права на «ноу-хау» може залишити за собою право замінити вид договору про передачу «ноу-хау» з виключної основи на невиключну, письмово повідомивши про це набувача «ноу- хау». При передачі «ноу-хау» на невиключній основі володілець права на «ноу-хау» взагалі не має права пред’являти такі вимоги набувачеві «ноу-хау», оскільки має можливість разом з останнім самостійно ви­користовувати «ноу-хау» у власному виробництві, збувати продукцію, виготовлену з використанням «ноу-хау», або передавати в подальшому це ж «ноу-хау» третім особам. Хоча за взаємною угодою сторін умова про обов’язок набувача «ноу-хау» освоїти технологію його застосуван­ня і в цьому випадку може бути включена в договір;

-    оплата «ноу-хау» в строки, передбачені договором. Володілець права на «ноу-хау» має право вимагати оплати переданого «ноу-хау». Якщо весь платіж або велика частина платежів за договором станови­тиме роялті, то володільцеві права на «ноу-хау» надається право ви­значення методики обчислення платежів, а набувач зобов’язаний на­давати у встановлені договором строки звітність, яка б свідчила про ефективність використання «ноу-хау»;

-   здійснення випуску продукції» відповідної якості, що виробляєть­ся із застосуванням «ноу-хау».

Сторони зобов’язані інформувати одна одну про вдосконалення «ноу-хау», якщо це випливає з договору.

Відповідальність за договором. Сторонам договору про передачу «ноу-хау» надається можливість вільно визначати не лише зміст умов цього договору, але й умови відповідальності сторін, а також штрафні санкції. Як правило, йдеться про стягнення неустойки і відшкодування збитків, які були заподіяні стороні договору.

^[1] Іншу точку зору відстоює В. М. Крижна. Див.: Цивільне право України [Текст] : підручник : [у 2 т.] / В. І. Борисова, Л. Н. Баранова, І. В. Жилінкова та ін. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К. : Юрінком Інтер, 2004. -   Т 1. - С. 426-427.

^[2] Більш докладніше про це див. § 6 гл. 29 Т 1 зазначеного підручника.

^[3] Крижна, В. М. До питання системи договорів у сфері інтелектуальної власності [Текст] / В. М. Крижна // Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення : Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 27-28 жовтня 2006 р. - Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. - С. 401.

Питання для самоконтролю

1. Якою є цивільно-правова природа договору про передачу «ноу-хау»?
2. Як співвідноситься договір про передачу «ноу-хау» з ліцен­зійним договором і договором комерційної концесії?
3. Види договору про передачу «ноу-хау».
4. Форма і порядок укладення договору про передачу «ноу- хау».
5. Істотні умови договору про передачу «ноу-хау». Зміст до­говору про передачу «ноу-хау».