Глава 59 Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

§ 1. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

§ 2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності

§ 3. Ліцензійний договір

§ 4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

§ 5. Договір про створення за замовленням і використання об’ єкта права інтелектуальної власності

§ 6. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 

§ 1. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Поняття та види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності мають нематеріальний характер, що зумовлює певні особ­ливості майнових прав на них. Наприклад, майнові права на результа­ти творчої діяльності обмежені у часі та просторі. До того ж не існує обмеження кола осіб, які одночасно можуть їх використовувати^[1]. Це дає можливість правоволодільцю, зокрема, не лише самостійно викорис­товувати об’єкт інтелектуальної власності, а й одночасно надавати дозвіл на використання цього ж об’єкта іншим зацікавленим особам.

Наявність суттєвих відмінностей між об’єктами інтелектуальної власності та речами обумовила недоречність їх спільного регулювання як стосовно абсолютних, так і відносних правовідносин. Дійсно, не­доцільно використовувати до нематеріальних творчих досягнень як положення, що стосуються права власності, так і договори, які тради­ційно стосуються майна.

Усе зазначене зумовило необхідність окремого правового регулю­вання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, чому і присвячені положення глави 75 ЦК.

Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелек­туальної власності — це група договорів у сфері інтелектуальної власності, спрямованих на набуття, зміну або припинення майно­вих прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 1107 ЦК існують такі види договорів щодо роз­поряджання майновими правами інтелектуальної власності:

1) ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

2)   ліцензійний договір;

3)   договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

4)  договір про передання виключних майнових прав інтелектуаль­ної власності;

5)   інший договір щодо розпоряджання майновими правами інте­лектуальної власності.

Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна перед­бачити все різнобарв’я договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, до інших договорів можна віднести: 1) договір між співавторами; 2) договір між співвласниками охоронного документа (патенту чи свідоцтва); 3) договір про порядок розподілу прав на служ­бові об’єкти інтелектуальної власності; 4) договір про передачу ноу- хау; 5) договір щодо управління майновими правами автора або інших суб’єктів авторського права і суміжних прав; 6) договір про передачу права на отримання патенту тощо.

Перш за все до цієї групи віднесено ліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Дійсно, видача ліцензії може бути оформлена як самостійний документ чи шляхом укладення ліцен­зійного договору. Однак сама по собі ліцензія є одностороннім право- чином і не може розглядатися як вид договору. Аналогічне розмежуван­ня можна провести на прикладі довіреності як одностороннього право- чину і договору доручення.

Оскільки ліцензія є одностороннім правочином, то не доречно включати її поряд із ліцензійним договором як різновид договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. До­цільніше було б ліцензії і ліцензійний договір регулювати спільно.

Якщо звернутися до назви, яку обрано для цієї групи договорів, то мова йде про розпоряджання, тобто визначення юридичної долі май­нових прав. Причому зазначений термін у цьому випадку використо­вується як стосовно передачі майнових прав, так і щодо видачі дозво­лу на використання об’ єктів права інтелектуальної власності.

Коли мова йде про речі, то їх власник має повноваження по воло­дінню, користуванню і розпоряджанню. Стосовно відносних право­відносин реалізація останнього із зазначених прав може відбуватися шляхом укладення договорів на передачу майна у власність (зокрема, договорів купівлі-продажу, дарування тощо) і договорів на передачу майна у користування (договорів найму (оренди) та позички).

Якщо провести аналогію стосовно об’єктів права інтелектуальної власності, то у першому випадку, коли відбувається зміна правовлас- ника, мова йде про укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а у другому, коли надається право використання, — ліцензійного договору. Тому помилковими є думки на зразок того, що предметом договору дарування можуть бути права інтелектуальної власності^[2], винахід може бути предметом до­говору купівлі-продажу^[3] тощо. Якщо особа хоче передати іншій особі майнові права на об’ єкт права інтелектуальної власності, то для цього немає потреби укладати договір купівлі-продажу чи дарування, оскіль­ки існує спеціальна договірна конструкція, передбачена ЦК України, — договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Доречно звернути увагу, що у сфері інтелектуальної власності не проводиться розмежування договорів на самостійні види залежно від того, чи обов’язку однієї сторони вчинити певну дію відповідає зу­стрічний обов’ язок іншої сторони щодо надання матеріального або іншого блага. Інакше кажучи, якщо, наприклад, договори купівлі- продажу та найму є оплатними, а дарування та позички — безоплат­ними, то договір про передання виключних майнових прав інтелекту­альної власності та ліцензійний договір можуть бути як оплатними, так і безоплатними.

Крім зазначених, до цієї групи віднесено також договір про ство­рення за замовленням і використання об’ єкта права інтелектуальної власності. За своєю суттю ці відносини близькі до договорів на вико­нання робіт. Оскільки у цьому випадку мова йде перш за все про ство­рення результату творчої діяльності, то цей договір не зовсім охоплю­ється поняттям «розпоряджання». Хоч якось обґрунтувати таку позицію можна хіба що тим, що за цим договором все ж таки може бути вста­новлено механізм розподілу прав на створений у майбутньому об’єкт. Імовірно, що саме на цю обставину було зроблено акцент.

Враховуючи вищенаведене і невичерпний перелік зазначених до­говорів, видається, що доречніше було поєднати глави 75 «Розпоря­джання майновими правами інтелектуальної власності» і 76 «Комер­ційна концесія» ЦК України та назвати «Договори у сфері інтелекту­альної власності».

Предмет договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Оскільки об’єкт інтелектуальної влас­ності є нематеріальним, то передати його в традиційному розумінні неможливо. До того ж сам об’ єкт інтелектуальної власності взагалі не може бути предметом навіть договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Для набувача цінність являють майнові права інтелектуальної власності на результат твор­чої діяльності, які охороняються в силу приписів законодавства. Тому правоволоділець може розпоряджатися лише належними йому май­новими правами інтелектуальної власності на об’єкт, а не самим об’ єктом.

Щоб не виникало ніяких сумнівів, наприклад, у п. 4 ст. 129 Цивіль­ного кодексу Російської Федерації «Оборотоздатність об’єктів цивіль­них прав» зазначено: «Результати інтелектуальної діяльності і при­рівняні до них засоби індивідуалізації (ст. 1225) не можуть відчужува­тися або іншим способом переходити від однієї особи до іншої. Однак права на такі результати і засоби, а також матеріальні носії, в яких ви­ражені відповідні результати чи засоби, можуть відчужуватися або іншими способами переходити від однієї особи до іншої у випадках і в порядку, які встановлені цим Кодексом».

Хоча в законодавстві України відсутня подібна норма, однак уже сама назва договорів щодо розпоряджання майновими правами інте­лектуальної власності, закріплених у главі 75 ЦК України, свідчить, що договори укладаються з метою вирішення юридичної долі майно­вих прав інтелектуальної власності, а не об’єктів інтелектуальної власності. Отже, якщо особа дотрималась встановлених у законодавстві умов і набула особистих немайнових та майнових прав інтелекту­альної власності на певний об’єкт, то вона має можливість розпоряди­тися не цим об’єктом інтелектуальної власності, а саме майновими правами на нього.

Той факт, що ЦК розширив предмет договорів купівлі-продажу (ст. 656 ЦК), дарування (ст. 718 ЦК) та найму (оренди) (ст. 760 ЦК) майновими правами, зовсім не свідчить про віднесення сюди майнових прав інтелектуальної власності. При проведенні розмежування між зазначеними договорами, з однієї сторони, і договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійним договором, з другої сторони, необхідно враховувати сферу застосуван­ня цих договорів. Правовою формою реалізації прав інтелектуальної власності є договір про передання виключних майнових прав інтелек­туальної власності та ліцензійний договір^[4]. Тому в положеннях ЦК стосовно купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) доречно зазна­чити, що їх предметом можуть бути майнові права, за винятком май­нових прав інтелектуальної власності щодо яких застосовуються спе­ціальні договірні конструкції, передбачені главами 75 та 76 ЦК.

Сторони договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Суб’єктами правовідносин, які виникають стосовно об’ єктів інтелектуальної власності, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Оскільки мова йде про наділення іншої особи правами стосовно об’єкта права інтелектуальної власності, то однією зі сторін договору повинна бути особа, що має майнові права на ре­зультат творчої діяльності. Зазвичай, це автор, власник охоронного документа (патенту чи свідоцтва) чи їх правонаступники.

Оскільки автором чи винахідником може бути неповнолітня особа, то норми законодавства надають можливість фізичній особі у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються за­коном (ч. 1 ст. 32 ЦК).

Укладаючи зазначені правочини, сторони керуються принципом свободи договору. Однак є певні обмеження у випадку специфіки об’єкта. Зокрема, стосовно секретного винаходу чи секретної корисної моделі можна видати ліцензію чи передати майнові права тільки за погодженням із Державним експертом з питань таємниць (п. 6, 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»^[5]).

Форма договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та їх державна реєстрація. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності мають бути укладені у письмовій формі. На відміну від загального правила стосовно недотримання письмової форми, для розглядуваних договорів встановлені спеціальні правові наслідки: у разі недодержан­ня письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним (ч. 2 ст. 1107 ЦК).

Як виняток, законом можуть бути встановлені випадки, в яких за­значений договір може укладатись усно. Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) ^[6].

За загальним правилом законодавство не передбачає обов’ язкової державної реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими пра­вами інтелектуальної власності. Однак на вимогу будь-якої сторони ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і викорис­тання об’єкта права інтелектуальної власності та договір про передан- ня виключних майнових прав інтелектуальної власності можуть бути зареєстровані у порядку, встановленому законом (ст. 1114 ЦК)^[7]. Ви­користовуючи цю можливість, сторона договору має право на офіцій­не загальнодоступне інформування інших осіб про укладення зазна­чених договорів. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей в обсязі та порядку, встановлених Державним департаментом інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до відповідного Державного реєстру.

Оскільки державна реєстрація зазначених договорів є факультатив­ною, то її відсутність не впливає на чинність прав, наданих за ліцен­зією або іншим договором, та інших прав на відповідний об’єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права (ч. 1 ст. 1114 ЦК).

Виняток із цього загального правила стосується договору про пе- редання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ви­нахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, ком­понування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин. У цьому випадку договір є чинним лише з моменту його державної реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності України. Пояснюється це тим, що відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Такий підхід є цілком виправданим. Оскільки всі охоронні доку­менти підлягають обов’язковому внесенню до відповідного Держав­ного реєстру, то зміна правовласника повинна знайти у них відобра­ження. Лише при такому підході зберігається цінність реєстрів, звер­нувшись до яких можна достовірно встановити особу, що має право інтелектуальної власності на певний об’ єкт.

Оскільки авторське право на твір виникає внаслідок факту його ство­рення, то не існує необхідності реєстрації договорів стосовно цих об’єктів (ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права»¹).

Таким чином, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності стосовно запатентованих об’ єктів підлягає обов’ язковій державній реєстрації, а стосовно об’ єктів авторського права вона є факультативною.