ГЛАВА 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелекту­альної власності

1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелек­туальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної влас­ності.

2. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

1. Чотири види договорів, які названі в п. 1 — 4 ч. 1 ст. 1107 ЦК, змістовно прак­тично вичерпують собою всі види можливого розпоряджання майновими правами ін­телектуальної власності. Однак не виключається встановлення законом або договором інших правових форм. Однією із таких правових форм є договір комерційної концесії (ст. 1115 — 1129 ЦК). Оскільки договір про створення за замовленням і використання
об'єкта права інтелектуальної власності визнається видом договорів, на підставі яких здійснюється розпоряджання правами інтелектуальної власності, до таких договорів за відповідних умов можуть бути віднесені договори підряду на проведення проектних і пошукових робіт (ст. 887 — 891 ЦК), а також договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (ст. 892 — 900 ЦК).

2. Письмова форма договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуаль­ної власності є обов'язковою, а її порушення тягне нікчемність договору. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону «Про авторське право і суміжні права» [133] в усній формі може укладатись договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

3. Положення ч. 2 ст. 1107 ЦК про письмову форму договору щодо розпоряджан­ня майновими правами інтелектуальної власності застосовуються до ліцензії на ви­користання об'єкта права інтелектуальної власності. Видача ліцензії є одностороннім правочином. Але ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності в ч. 1 ст. 1107 ЦК визнається одним із видів договорів на використання об'єктів права
інтелектуальної власності. Тому до неї також застосовується ч. 2 ст. 1107 ЦК.

Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

1. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інте­лектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій
сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

2. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформ­лена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

3. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить за­кону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що об­межена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості ви­користання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

4. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

1. Відповідно до ч. 1 ст. 1108 ЦК ліцензія надає право використання об'єкта ін­телектуальної власності «в певній обмеженій сфері». Мається на увазі, що право на використання такого об'єкта без будь-яких обмежень на певний строк передбачає укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної влас­ності (ст. 1113 ЦК).

2. Право використання об'єкта права інтелектуальної власності на підставі ліцензії зазвичай підлягає оплаті. Це обумовлює необхідність погодження ліцензіаром і ліцензіатом питань, що стосуються розміру та порядку внесення плати за користування об'єктом права інтелектуальної власності. Тому ч. 2 ст. 1108 ЦК і передбачає, що лі­цензія може бути оформлена як окремий документ, а може бути складовою частиною ліцензійного договору. Не виключається видача ліцензії як здійснення одностороннього правочину і одночасне укладення договору про умови здійснення плати за викорис­тання об'єкта інтелектуальної власності.

3. Видача ліцензіатом су б ліцензії допускається лише за наявності письмової згоди ліцензіара. Така згода може бути включена до ліцензії. Субліцензія, видана за від­сутності письмової згоди ліцензіара, є оспорюваним правочином.

Стаття 1109. Ліцензійний договір

1. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцен­зію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього
Кодексу та іншого закону.

2. У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідаль­ність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

3. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності  (конкретні права,  що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються
права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

4. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

5. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

6. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

7. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку по­ширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

8. Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору вина­города визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

9. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

1. Дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що надається ліцензійним договором, також називається ліцензією. У ч. З ст. 1109 ЦК визначаються істотні умови ліцензійного договору. Проте він не може бути визнаний неукладеним із-за відсутності однієї чи декількох істотних умов, якщо сторони почали його ви­конання. Такий висновок випливає із змісту ст. 1108 ЦК, яка вимагає встановлення
в ліцензійному договору території,  на яку поширюються права на використання об'єкта інтелектуальної власності, але допускає, щоб ця територія не була визначена. Встановлюється (ч. 6 ст. 1109 ЦК) ще один спосіб поповнення змісту договору: права на використання об'єкта інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначаються в договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

2. Положення ч. З ст. 1108 ЦК про види ліцензії (виключна, одинична, невиключна) поширюються і на відносини, що виникають на підставі ліцензійного договору. При цьому ч. 4 ст. 1109 ЦК встановлює презумпцію невиключної ліцензії (якщо ліцензій­ним договором не передбачено інше, ліцензія вважається невиключною).

3. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Стосовно різних об'єктів інтелектуальної власності по-різному визначається момент виникнення права на них (момент; коли ці права набувають чинності). Відповідно до ч. 1 ст. 437 ЦК авторське право виникає з моменту створення твору. Право інтелектуальної влас­ності на виконання виникає з моменту першого його здійснення,  на фонограму чи відеограму — з моменту їх виготовлення, на передачу (програму) організації мовлен­ня—з моменту її першого здійснення (ст. 451 ЦК). Майнові права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, породу тварин, географічне зазначення є чинними з дати, на­ступної за датою їх державної реєстрації (ч. 1 ст. 465; ч. 1 ст. 475; ч. 1 ст. 488; ст. 504 ЦК). Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку (ст. 496 ЦК).

Порушення вимоги про можливість укладення ліцензійного договору тільки за умо­ви чинності відповідних прав на момент укладення договору, як і інші відступлення в ліцензійному договорі від вимог ст. 1109 ЦК, тягнуть нікчемність ліцензійного до­говору. Нікчемність правочину є наслідком, зокрема, встановлення плати за видання або відтворення твору у вигляді фіксованої суми за відсутності в договорі умови про максимальний тираж твору. У таких випадках у силу нікчемності договору викорис­тання твору втрачає підстави, і ліцензіат не вправі розповсюджувати твір, хоча б тираж і був повністю виготовлений. Розумні сторони мають досягти домовленості щодо максимального тиражу, що відкриє можливість для використання виготовленого тиражу.

4.  При застосуванні ч. 9 ст. 1109 ЦК слід враховувати, що нікчемними є будь-які умови ліцензійного договору, що суперечать положенням Цивільного кодексу (а не тільки ті, що погіршують становище творця об'єкта прав інтелектуальної власності, як це передбачено ч. 2 ст. 1111 та ч. З ст. 1113 ЦК).

Це не виключає застосування до ліцензійних договорів ч. 2 ст. 1111 ЦК, яка визнає нікчемними умови ліцензійних договорів, які погіршують становище творця об'єкта прав інтелектуальної власності в порівнянні з законами або типовим договором. Стосовно умов ліцензійних договорів, які не погіршують становище творця, підставою їх нікчем­ності визнається суперечність тільки Цивільному кодексу, а не іншим законам. З іншого боку, суперечність Цивільному кодексу означає суперечність не тільки ст. 1109 ЦК, що присвячена ліцензійним договорам, а і іншим положенням Цивільного кодексу.

Стаття 1110. Строк ліцензійного договору

1. Ліцензійний договір укладається на строк,  встановлений договором,  який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

2. Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інте­лектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного
договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

3. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вва­жається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності,
але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про від­мову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому
випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

1. Строк ліцензійного договору не може виходити за межі строку чинності права, яке є предметом договору. За відсутності в договорі умови про строк ліцензійного догово­ру договір вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності майнового права на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Договір вважається продовженим на невизначений час, якщо за шість місяців (не менше) до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін письмово не повідомить іншу сторону про відмову від договору. Кожна із сторін ліцензійного договору, продовженого на невизначений термін, має право на свій розсуд відмовитись від договору, письмово попередивши іншу сторону про розірвання договору за шість місяців (якщо більш тривалий строк не встановлений договором).

2. Будь-яке порушення ліцензійного договору однією із його сторін дає право іншій стороні розірвати ліцензійний договір шляхом вчинення одностороннього правочину — заяви про відмову від договору. Зокрема, ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого терміну початку використання об'єкта інтелектуальної власності. Якщо ж ліцензійний договір продовжений на неви­значений час відповідно до ч. З ст. 1110 ЦК, то кожна із його сторін на свій розсуд вправі відмовитись від договору, повідомивши про це іншу сторону за шість місяців до розірвання договору.

Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір

1. Уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові лі­цензійні договори.

2. Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права ін­телектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем,
передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

1. Частина 4 ст. 33 Закону «Про авторське право і суміжні права» [133] надає відповідним відомствам і творчим спілкам право розробляти примірні авторські до­говори (зразки авторських договорів). У ст. 1111 ЦК йдеться про типові ліцензійні договори. їх юридичне значення визначається в ч. 2 ст. 1111 ЦК. При укладенні конкретного ліцензійного договору сторони мають брати за основу типовий ліцензій­ний договір. їм надається право встановлювати в договорі умови, які не передбачені типовим ліцензійним договором. Допускається також, щоб сторони відступили не тіль­ки від типового ліцензійного договору, а і від закону в бік покращення становища творця об'єкта права інтелектуальної власності (а не будь-якого ліцензіара). У разі відступлення в ліцензійному договорі від закону або типового ліцензійного договору в бік погіршення становища творця об'єкта інтелектуальної власності відповідні умо­ви є нікчемними, а відносини сторін у відповідній частині регулюються законом або типовим ліцензійним договором.

2. Правова конструкція, яку законодавець використовує в ч. 2 ст. 1111 ЦК, може бути позначена як одностороння диспозитивність. Ця правова конструкція викорис­товується також в ч. 2 ст. 787 ЦК (стосовно прокату). На цей час типові ліцензійні договори, про які йдеться в ст. 1111 ЦК, не затверджувались.

Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

1. За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог
другої сторони (замовника) та в установлений строк.

2. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником. 3. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, пере­ходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

4. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

1. У ч. 1 ст. 1112 ЦК спочатку чітко зазначається на те, що тут йдеться про договір щодо створення за замовленням і щодо використання об'єкта права інтелектуальної власності. Оскільки є перелік цих об'єктів (хоч і не вичерпний) (ст. 420 ЦК), зрозумі­ло, про що тут йдеться. Але далі тут в дужках зазначається на те, що творцем об'єкта права інтелектуальної власності визнається письменник, художник тощо. Зазвичай у таких випадках слід робити висновок про те, що інші особи, об'єкти, явища можуть бути віднесені до такого переліку, якщо вони можуть бути поставлені поряд з названи­ми. З письменником, художником поряд можуть бути поставлені творці інших об'єктів авторського права. Творці об'єктів промислової власності до цього ряду не належать. Проте у даному випадку перевагу при тлумаченні положення законодавчого акта на­лежить надати прямому зазначенню на можливість укладення договору про створення об'єкта (будь-якого) права інтелектуальної власності, а не тільки об'єкта авторського права. Отже, такі договори можуть укладатись щодо створення будь-якого об'єкта інтелектуальної власності. Інша справа, що стосовно більшості об'єктів промислової власності можливе укладення з творцем договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Розмежування між цими двома договорами з урахуванням принципу диспозитивності переважно залежить від сторін договору (вони мають право визначити договір так чи інакше або прямо зазначити на статті Цивільного кодексу, які підлягають застосуванню до відносин, що виникають на підставі даного договору). Якщо договором ці питання чітко не вирішені, цей договір слід кваліфікувати як змішаний (ч. 2 ст. 628 ЦК). У частині, в якій договір перед­бачає проведення науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, він має визнаватись договором, що підпадає під ст. 892 — 900 ЦК. У частині, в якій договір прямо передбачає обов'язок виконавця (творця) створити об'єкт права інтелектуальної власності, має укладатись договір про створення на замовлення і ви­користання об'єкта права інтелектуальної власності, хоч би відповідно до договору виконувалась робота, яка за змістом є науково-дослідною, дослідно-конструкторською або технологічною.

2. Вимога включати в договори про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності умови про способи та умови використання цього об'єкта замовником є актуальною з огляду на те, що Цивільний кодекс (ст. 429) та спеціальні закони (ст. 9 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моде­лі» [118]; ст. 8 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [59]; ст. 7 Закону «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [90]) вирішують тільки питання, які стосуються створення об'єкта права інтелектуальної власності при ви­конанні трудових обов'язків.

Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

1. За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної влас­ності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених до­говором умовах.

2. Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

3. Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної влас­ності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також
обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

1. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності — це договір про їх відчуження. Проте можливе укладення і договору про передання цих прав на певний строк, оскільки навіть виключна ліцензія не передбачає передання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності без обмежень. Суть договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності якраз і полягає в необмеженому праві набувача цих прав на їх використання.

2. Частина 2 ст. 1113 ЦК передбачає сингулярне правонаступництво в частині прав та обов'язків, які виникли на підставі ліцензійного договору, при переданні майнових прав інтелектуальної власності. Питання про те, чи можна ч. 2 ст. 1113 ЦК засто­совувати за аналогією до прав та обов'язків, що виникли на підставі ліцензії на ви­користання об'єкта інтелектуальної власності, має вирішуватись в наступний спосіб.
У принципі, законодавець свою волю в букві ч. 2 ст. 1113 ЦК висловив чітко. Але слід враховувати, що різниця між ліцензією та ліцензійним договором як підставами правовідносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є суто формальною, а деякою мірою законодавцем взагалі ігнорується (ліцензія, хоч і має визначатись відповідно до ст. 1108 ЦК як односторонній правочин, все ж відне­сена в ч. 1 ст. 1107 ЦК до категорії договорів). Тому ч. 2 ст. 1113 ЦК за аналогією слід застосовувати і до правовідносин, що виникають на підставі ліцензії.

3. Стосовно договорів про передання виключних прав інтелектуальної власності, як і стосовно ліцензійних договорів, законодавець формулює принцип односторонньої диспозитивності: сторони договору вправі відступати від букви закону лише в бік по­кращення становища творця об'єкта права інтелектуальної власності. Умови договорів, якими погіршується становище творця порівняно з Цивільним кодексом і законом, є нікчемними.

Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації, їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у по­рядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за лі­цензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелек­туальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

2. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відпо­відно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

1. Загальні стосовно реєстрації договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності правила сформульовані в ч. 1 ст. 1114 ЦК. Ліцензії на ви­користання об'єктів інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112, 1113 ЦК, не підлягають державній реєстрації, але така реєстрація є можливою на вимогу однієї із сторін договору. Спеціально підкреслюється, що відсутність дер­
жавної реєстрації не позбавляє ліцензіата можливості захищати своє право (яке ви­никає на підставі договору чи ліцензії).

2. Але стосовно виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відпо­відно до Цивільного кодексу чи іншого закону є чинними після їх державної реє­страції, встановлено інше правило. Державній реєстрації підлягає «факт передання» таких прав. Нагадаємо, що чинне законодавство передбачає державну реєстрацію правочинів (ст. 210 ЦК), договорів (ч. З ст. 640 ЦЮ, прав на нерухомість (ст. 182
ЦК) і навіть майна (ч. 2 ст. 1299 ЦК). Стаття 1114 ЦК вводить в нормативний обіг поняття державної реєстрації «фактів передання» деяких майнових прав інтелекту­альної власності. Правда, в заголовку ст. 1114 ЦК йдеться про державну реєстрацію договорів. Але ж у цьому виданні уже формулювалось положення про переважне застосування правил, сформульованих в тексті статті, перед правилом, що випливає
із її заголовку.

Отже, державна реєстрація договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, як така реєстрація розуміється в ст. 210 ЦК і ч. З ст. 640 ЦК, не здійснюється.

3.  Чинність ч. 2 ст. 1114 ЦК поширюється на договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин, породи тварин, геогра­фічне позначення, оскільки ці права є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації (ч. 1 ст. 465; ч. 1 ст. 475; ч. 1 ст. 488; ст. 504 ЦК).